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Méthodologie de réalisation d’un contrat de consortium

Objectifs
Presentation de la methodologie
Comment utiliser la méthodologie ?
Quand utiliser la méthodologie ?
Recommandations et mises en garde
Commentaires methodologiques

1. Objectifs

L’objectif de cette méthodologie est d’aider les cocontractants à rédiger un contrat de consortium.

2. Presentation de la methodologie

Cette méthodologie s’appuie sur le contrat de consortium-type proposé dans la partie « Outils contractuels » de la Boîte à outils. Les articles essentiels du contrat sont commentés, en tant que de besoin, sur les aspects suivants :

objet de l’article ;
les différentes options proposées et le contexte dans lequel elles doivent être retenues ;
les éventuelles difficultés de rédaction.

Seuls les articles spécifiques à ce type de contrat sont commentés. Les clauses générales ne font pas l’objet de commentaires (à l’exception des clauses « Loi applicable » et « Attribution de compétence » en raison de leur importance).

Les termes spécifiques employés dans la méthodologie, et qui sont définis dans le contrat, tels que, par exemple, « connaissances antérieures », « connaissances nouvelles », « projet », etc., sont employés dans le sens défini au contrat.

3. Comment utiliser la méthodologie ?

La méthodologie doit être utilisée en liaison avec le contrat type de consortium et la fiche « Contrat type de consortium ».

Voir « Contrat type de consortium »
Voir Fiche du « Contrat type de consortium »

Pour faciliter l’utilisation de la méthodologie, les commentaires suivent l’ordre des articles du contrat de consortium.

4. Quand utiliser la méthodologie ?

Elle doit être utilisée lors des négociations entre partenaires sur le contrat de consortium à conclure.

Elle peut également être utilisée, dans certaines de ses parties, lors de la négociation d’un contrat de gouvernance, dont l’objectif est d’organiser les relations entre les partenaires dans un cadre plus simple que le consortium.

5. Recommandations et mises en garde

Avant de rédiger le contrat de consortium et d’utiliser la présente méthodologie, il est recommandé d’utiliser les outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium.

Ces outils sont destinés à ouvrir un débat et une réflexion sur les objectifs des parties et les points clés du contrat, qui sont un préalable indispensable à tout travail de rédaction.

Voir « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium »

6. Commentaires methodologiques

6.1 Sur l’article « Préambule »

Cet article a pour objectif de présenter le projet collaboratif dans le cadre duquel le contrat de consortium est conclu. Dès ce stade du contrat, les composantes essentielles du projet doivent être définies, car elles sont essentielles à une construction cohérente du contrat.

Le « Tableau synthétique des objectifs et apports » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium » peut constituer une aide à la rédaction du préambule.

En particulier, les éléments suivants doivent être précisés :

à l’alinéa 1er : le projet collaboratif doit être identifié par son nom, ainsi que par le pôle de compétitivité dans le cadre duquel il intervient ; deux options sont proposées :
l’option 1 doit être choisie lorsque le projet collaboratif est déjà labellisé,
l’option 2 doit être choisie lorsque le projet est en attente de labellisation.
à l’alinéa 2 : les objectifs techniques poursuivis dans le projet doivent être précisés.
à l’alinéa 3 : il convient de lister, et de présenter brièvement, les différentes étapes ou phases du projet qui devront être réalisées, telles que, par exemple, étude, recherche fondamentale, conception d’un prototype, recherche appliquée, pré-industrialisation, commercialisation, etc.
à l’alinéa 4 : il est renvoyé, pour plus de précision sur les différentes étapes du projet, à l’annexe principale du contrat, l’annexe « Description du projet » ; cette annexe devra décrire avec précision les différentes phases du projet, les objectifs techniques et/ou financiers poursuivis, les moyens financiers ou matériels ou les compétences apportés par chaque partenaire, ainsi que les contributions qui devront être réalisées par chacun d’entre eux.
aux alinéas 5, 6, 7, 8, etc. : à chaque alinéa, un partenaire du contrat de consortium doit être présenté : par son nom, par son domaine de compétence, par son apport dans le projet (il peut s’agir d’une compétence technique, mais aussi de moyens financiers, de moyens matériels, ou d’un autre type d’apport) ; tous les partenaires doivent être ainsi identifiés, quel que soit leur statut (personnes morales privées, universités, laboratoires, etc.) et leur rôle dans le projet.

Le partenaire ayant un rôle prépondérant dans le projet (en raison soit de l’importance de son apport, soit de son rôle d’impulsion ou d’initiative) peut être désigné comme le porteur du projet. Lors de l’attribution de cette qualité à l’un des leurs, les partenaires doivent avoir en vue qu’elle peut entraîner l’attribution de la qualité de coordinateur, et/ou une meilleure représentation dans le comité de pilotage (nombre supérieurs de représentants et/ou de voix).

Voir « Contrat type de consortium », article 5

6.2 Sur l’article « Définitions »

Cet article a pour objet de définir les notions essentielles du contrat de consortium. Celles-ci doivent être rédigées avec attention, afin de minimiser les risques d’interprétation divergente entre les partenaires.

Les notions suivantes appellent certaines remarques.

6.2.1 La notion de « Connaissances antérieures »

Il s’agit d’une notion particulièrement importante, car il s’agit des connaissances détenues par un partenaire, sur lesquels les autres partenaires pourront revendiquer des droits.

En raison de cette importance, il est conseillé de tenir une liste de ces connaissances antérieures, laquelle devra être mise à jour régulièrement, selon un processus à choisir entre deux options alternatives :

une mise à jour par le coordinateur, sur décision du partenaire qui est titulaire de la nouvelle connaissance antérieure apportée au projet (option 1) ;
une mise à jour par le coordinateur, sur décision du comité de pilotage, prise à l’unanimité ou selon les règles habituelles de vote (option 2).

L’option 1 présente l’avantage de la souplesse et permet d’assurer une mise à jour rapide de la liste. L’option 2 est plus lourde à mettre en œuvre, mais le contrôle du comité de pilotage assure une plus grande rigueur et constitue également un moyen efficace d’information des partenaires de tout ajout à la liste d’une nouvelle connaissance antérieure.

6.2.2 La notion de « Domaine d’application »

Cette notion est intéressante pour définir le périmètre de certains droits de propriété intellectuelle ou d’exclusivité. Par exemple, un partenaire peut avoir une licence dans un domaine d’application donné, mais pas pour l’ensemble des applications d’une invention.

De même, il peut être intéressant de définir un domaine d’application spécifique à un ou plusieurs partenaires. En effet, la plupart des partenaires à un projet ne sont intéressés que par un domaine d’application du projet en particulier. Dès lors, en circonscrivant, à l’intérieur du domaine d’application du Projet, des sous-domaines d’application, il sera plus facile aux partenaires de s’entendre sur les droits et obligations de chacun d’entre eux.

6.2.3 La notion d’« Informations confidentielles »

Cette définition est très importante puisqu’elle détermine l’étendue de l’obligation de confidentialité des partenaires. Après qu’aient été listés les éléments de toute nature pouvant constituer des « informations », plusieurs options sont proposées pour circonscrire, parmi toutes ces « informations », lesquelles sont confidentielles :

suite optionnelle A : il est proposé d’annexer au contrat une liste des informations confidentielles, liste mise à jour à chaque nouvelle information communiquée.

L’objectif de cette liste est de tracer toutes les informations confidentielles communiquées entre les partenaires, afin de permettre un meilleur contrôle du respect de la confidentialité. Cependant, sa mise en œuvre peut être contraignante et oblige à une grande rigueur, dès lors que toute information non listée peut être considérée comme non confidentielle.
suite optionnelle B (elle peut être choisie en plus ou à la place de la suite optionnelle A) : il est proposé une identification des informations confidentielles (options 1) ou, à l’inverse, une identification des informations non confidentielles (option 2).

L’option 1 présente l’avantage de la clarté, mais une rigueur dans la communication des informations est exigée en interne pour éviter tout oubli dans le marquage. L’option 2 offre plus de souplesse dans sa mise en œuvre, mais conduit à étendre très largement le champ de l’obligation de confidentialité.

Voir Fiche « Contrat de confidentialité »

6.2.4 La notion de « Produit »

Cette définition est proposée en option, car elle a vocation à être retenue uniquement dans les projets, dont tout ou partie des objectifs sont la fabrication et/ou la commercialisation d’un produit donné.

6.2.5 La notion de « Projet »

Deux définitions du « Projet » sont proposées, selon que celui-ci est déjà labellisé (option 2) ou non (option 1).

6.2.6 La notion de « Prototype »

Cette définition est optionnelle car elle a vocation à être retenue uniquement lorsque tout ou partie des objectifs du projet sont la fabrication et/ou la commercialisation d’un produit, donnant lieu, avant tout commencement de fabrication, à la fabrication d’un prototype, validé par le comité de pilotage.

6.2.7 La notion de « Sociétés affiliées »

Deux définitions des sociétés affiliées sont proposées :

une définition large fondée sur la notion de « contrôle » de l’article L. 233-3 du Code de commerce (option 1) ;
une définition plus restreinte, fondée sur une conception purement contractuelle du « contrôle » (option 2), dans laquelle seules certaines hypothèses de contrôle de l’article L. 233-3 du Code commerce sont considérées dans le contrat comme des cas de contrôle ; la définition proposée dans le contrat type est donnée à titre d’exemple, les partenaires pouvant s’entendre pour en retenir une conception plus ou moins stricte.

6.3 Sur l’article « duree »

Trois options sont proposées pour la durée du contrat. Il peut s’agir :

d’une durée déterminée (option 1) ; cette durée peut être fixée en mois ou en années, au choix des partenaires ; pour plus de souplesse, une possibilité de prorogation du contrat est prévue, le contrat pouvant être prorogé pour sa durée initiale ou pour une nouvelle durée à déterminer ; les partenaires peuvent opter pour une durée de ce type lorsque, selon leurs prévisions, les objectifs poursuivis dans le projet devraient pouvoir être atteints à court terme ;
d’une durée égale à la durée du projet (option 2) ; dans ce cas le contrat ne prendra fin que lorsque l’ensemble des contributions, telles que définies à l’annexe « Description du projet », auront été réalisées par les partenaires ; en choisissant une telle durée, les partenaires se garantissent les uns les autres que le projet sera mené jusqu’à son terme, mais un tel choix peut être contraignant, car il oblige les partenaires à aller jusqu’au bout d’un projet qui pourrait se révéler ne pas correspondre à leurs attentes, en termes techniques et/ou financiers ;
d’une durée indéterminée (option 3) ; cette solution offre beaucoup plus de souplesse mais peut placer certains partenaires dans une situation délicate s’il est mis fin au contrat contre leur avis ; c’est pourquoi, si une telle option est retenue, il est particulièrement important de déterminer quelle sera la règle de décision applicable pour mettre fin au contrat.

Par ailleurs, une clause optionnelle est prévue pour le cas où le contrat est conclu avant la labellisation du projet ou avant l’obtention des financements nécessaires au projet. Dans une telle situation, il est raisonnable de prévoir que le contrat prendra fin si le projet n’est pas labellisé et/ou si les financements nécessaires au dit projet ne sont pas obtenus.

6.4 Sur l’article « Gouvernance du consortium »

Cet article a pour objet de déterminer les structures de la gouvernance du consortium, ainsi que les règles de décision au sein de celles-ci. Cet aspect du contrat de consortium est déterminant pour permettre une gestion efficace du projet. Afin d’appréhender toutes les questions relatives à la gouvernance du projet, il est conseillé, avant de rédiger cet article, de recourir au « Questionnaire sur la gouvernance » dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».

La gouvernance d’un projet est traditionnellement structurée autour de trois fonctions :

la direction du projet,
la coordination générale du projet,
la direction technique du projet.

C’est cette structure qui est retenue dans le contrat type de consortium. Toutefois, les structures de gouvernance doivent être dimensionnées au projet. En conséquence, si dans certains projets un comité unique peut assumer les trois fonctions, dans d’autres, au contraire, de multiples instances de décision, de pilotage ou de contrôle sont nécessaires.

Voir Fiche pratique « la gouvernance »

6.4.1 Sur l’article « Le Coordinateur »

Dans cet article, plusieurs clauses sont proposées en option, sur lesquelles les remarques suivantes peuvent être faites :

les partenaires peuvent choisir le coordinateur soit au sein de l’un d’entre eux, sans préférence, soit au sein du partenaire porteur de projet, s’ils entendent donner à ce dernier un rôle prépondérant dans le projet ;
en toute hypothèse, les partenaires doivent déterminer, lors de la conclusion du contrat, quelles personnes peuvent avoir la qualité de coordinateur ; il peut s’agir de personnes dirigeantes, de directeurs de recherches et développement, de directeurs de la propriété industrielle, mais aussi de personnes exerçant d’autres fonctions.

6.4.2 Sur l’article « Le Comité de pilotage »

Dans cet article, plusieurs clauses sont proposées en option, sur lesquelles les remarques suivantes peuvent être faites :

Sur la composition du comité de pilotage
Il est proposé, en option, de mettre en place une liste des représentants des partenaires au sein du comité de pilotage, celui-ci devant être informé, à brefs délais, de tout changement dans cette liste.

Cette option présente l’avantage de la transparence, mais peut se révéler contraignante à mettre en œuvre.
Sur les réunions du comité de pilotage
Les partenaires doivent préciser la fréquence des réunions du comité de pilotage, en fonction, notamment, de la durée du projet, mais aussi du temps escompté pour la progression et la réalisation des travaux. Plus le projet sera court, plus les réunions du comité de pilotage devront être fréquentes. A l’inverse, si le projet est envisagé sur plusieurs années, les réunions du comité peuvent être organisées semestriellement. La fréquence devra également être déterminée en fonction du rôle attribué à d’autres instances de gouvernance, telles que les comités techniques : plus leur rôle sera important, moins les réunions du comité de pilotage seront importantes.
Sur les règles de décision au sein du comité de pilotage
Trois règles de vote sont proposées en option :
- une parfaite égalité de voix entre chaque membre du comité de pilotage (option 1),
- une égalité entre chaque membre du comité de pilotage à l’exception du partenaire porteur de projet qui dispose d’un nombre de voix supérieur aux autres partenaires, en raison de son rôle majeur dans le projet (option 2) ; ce nombre de voix est alors à déterminer ;
- un nombre de voix proportionnel à la contribution de chaque partenaire (option 3), qu’il s’agisse d’une contribution financière ou technique ; dans le cas de contributions en nature (apport d’un équipement, d’un savoir-faire, d’une base de données, d’un logiciel, etc.) ou en industrie (travaux devant être réalisé a posteriori), la question de leur évaluation peut se révéler délicate.
Sur le rôle du comité de pilotage
Le comité de pilotage est l’organe de direction du projet. Son rôle étant d’assurer la direction globale du projet, le contrat de consortium doit prévoir à sa charge toutes les décisions afférentes, aussi bien celles relatives au budget, que celles relatives à l’entrée ou à l’exclusion d’un partenaire ou celles relatives à la propriété intellectuelle. Il convient en outre de préciser, à chaque fois que cela est nécessaire, si la décision doit, en raison de son importance et de son impact sur le projet et les partenaires, être prise à l’unanimité.

Les partenaires peuvent notamment décider d’accorder au comité le pouvoir de décider de l’abandon de tout ou partie de certaines contributions, dans l’hypothèse où celles-ci n’apporteraient pas les avantages techniques et/ou économiques escomptés.

Accorder un tel pouvoir au comité de pilotage présente l’avantage de pouvoir mettre fin, en cours de projet, à certaines contributions qui retardent l’exécution du projet, voire préjudicient à sa bonne exécution. Toutefois, si les partenaires décident de retenir cette option, ils devront, à l’annexe « Description du projet », décrire avec précision quels sont les avantages techniques et/ou économiques attendus de chaque contribution. Cet exercice peut se révéler difficile, surtout si, à la signature du contrat, le projet n’en est qu’à ses prémisses.

6.4.3 Sur l’article « Les comites techniques »

A côté du coordinateur et du comité de pilotage, des comités techniques peuvent être créés. Leur objectif étant de permettre un suivi régulier des aspects techniques du projet, ils n’ont lieu d’être que dans des projets de moyenne ou de grande envergure, comptant un nombre important de partenaires et mettant en jeu des domaines techniques très divers.

Il est proposé de créer ces comités techniques, soit par domaine technique (hypothèse d’un projet où les partenaires ont des compétences techniques très diverses), soit par niveau ou phase dans le projet, tel que décrit à l’annexe « Description du projet ».

L’objectif de ces comités étant d’assurer un suivi au quotidien du projet, leurs réunions doivent être fréquentes : mensuelles ou trimestrielles, au choix des partenaires.

6.5 Sur l’article « Engagements des partenaires »

L’objectif de cet article est de fixer une série d’engagements généraux auxquels les partenaires doivent se soumettre.

6.5.1 Sur les engagements techniques

Les partenaires se voient tout d’abord imposer l’obligation de nommer en leur sein un responsable technique, chargé de rendre compte au coordinateur de l’avancé de la réalisation de leurs contributions, et de l’informer de toute connaissance nouvelle issue de leurs contributions, au fur et à mesure de leur réalisation. L’objectif de cette obligation est double :

permettre au coordinateur d’informer à son tour le comité de pilotage, afin que celui-ci puisse contrôler l’avancement de la réalisation des contributions et du projet en général, et puisse statuer et arbitrer sur les questions de propriété intellectuelle ;
permettre au coordinateur d’informer les autres partenaires de l’existence de connaissances nouvelles, afin de leur permettre de réclamer, conformément aux termes du contrat, des droits de propriété intellectuelle sur ces connaissances.

Par ailleurs, il est également prévu à la charge des partenaires une obligation de traçabilité des travaux de réalisation de leurs contributions, consistant, par exemple, en l’obligation de tenir des cahiers de laboratoire ou de procéder à des dépôts probatoires réguliers. Pour des raisons pratiques, cette obligation ne peut être décrite dans le contrat même. Il convient de prévoir à cet effet un cahier des charges techniques, annexé au contrat de consortium.

Voir fiche pratique « La traçabilité »

6.5.2 Sur les engagements légaux

Le contrat prévoit que chaque partenaire fait son affaire personnelle des droits que des salariés ou tiers pourraient revendiquer sur les connaissances nouvelles, et que chaque partenaire s’engage à obtenir les autorisations ou cessions de droit nécessaires à l’exploitation des dites connaissances nouvelles.

L’objectif de cet engagement est de rappeler aux partenaires qu’ils doivent, en toutes circonstances, accomplir les démarches et formalités nécessaires pour être titulaires de tous les droits de propriété intellectuelle sur leurs connaissances antérieures et nouvelles. Un tel rappel est important car, en de nombreuses hypothèses, les titulaires des droits ne sont pas les donneurs d’ordre mais les créateurs (salariés, sous-traitants, stagiaires, etc.).

Voir la réglementation sur "Les inventions" et sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"

Le contrat prévoit également que les partenaires doivent s’engager à respecter les diverses dispositions d’ordre public du Code de la propriété intellectuelle, notamment celles relatives au droit au nom et au droit à la rémunération des auteurs et inventeurs. Ces obligations étant d’ordre public, les partenaires ne peuvent décider d’y déroger dans le cadre de leur contrat.

Voir la réglementation sur "Les inventions" et sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"

6.6 Sur l’article « Modifications au sein des partenaires »

Cet article a pour objectif d’organiser les modalités d’entrée et de sortie des partenaires au sein du consortium et de déterminer les droits et obligations qui s’ensuivent. Il s’agit d’un point essentiel du contrat, car s’il est évident que le contrat ne peut être immuable, tout changement doit cependant être strictement encadré, dès lors qu’il engendre nécessairement des conséquences importantes sur les droits et obligations des partenaires originaires.

6.6.1 Sur l’article « Entrée d’un partenaire »

Sur ce point, lors de la négociation du contrat de consortium, les partenaires devront s’interroger sur :

les obligations qu’ils souhaitent imposer au nouveau partenaire ; les partenaires devront choisir entre deux options :
- soit le nouveau partenaire est tenu par tous les termes du contrat (option1) et donc tenu par les mêmes obligations que les partenaires originaires,
- soit le nouveau partenaire est tenu par des obligations différentes, fixées dans l’avenant au contrat qu’il devra signer pour entrer dans le consortium (option 2).

Si la première option a l’avantage de la simplicité, la seconde permet d’adapter les obligations du nouveau partenaire à divers éléments, tels que le statut du dit partenaire, ses compétences, ses contributions, ou encore sa date d’entrée dans le consortium.

les droits qu’ils souhaitent reconnaître au nouveau partenaire ; là encore, les partenaires devront choisir entre deux options :
- soit le nouveau partenaire se voit reconnaître les mêmes droits que les autres partenaires (option 1),
- soit le nouveau partenaire se voit reconnaître des droits différents, en fonction du niveau auquel se trouve le projet lors de son entrée dans le consortium (option 2) ; ces droits devront alors être définis au contrat que le nouveau partenaire devra signer pour entrer dans le consortium.

Là encore, si la première option présente l’avantage de la simplicité, la seconde paraît plus équitable, puisque l’étendue des droits du nouveau partenaire dépendra de sa date d’entrée dans le projet.

6.6.2 Sur l’article « Retrait et exclusion d’un partenaire »

Sur ce point, lors de la négociation du contrat, les partenaires devront porter leur attention :

sur les motifs d’exclusion d’un partenaire, et notamment sur la possibilité d’exclure un partenaire dont le contrôle a changé au profit d’un concurrent d’un autre partenaire ;
sur les droits conservés par le partenaire sortant, les partenaires pouvant librement décider qu’il n’en conservera aucun ou qu’il conservera les droits déjà acquis ;
sur le sort des droits accordés par le partenaire sortant aux autres partenaires ; à cet égard, dans le contrat type, il est stipulé que les droits accordés par le partenaire sortant aux autres partenaires restent valables pour leur durée initiale, afin de limiter les conséquences du retrait ou de l’exclusion sur les autres partenaires ; il est également proposé une clause optionnelle, mettant à la charge du partenaire sortant l’obligation d’accorder aux autres partenaires une licence d’utilisation de ses connaissances nouvelles, si l’utilisation de celles-ci est strictement nécessaire à l’utilisation par le partenaire licencié de ses propres connaissances nouvelles ; une telle obligation étant particulièrement contraignante pour le partenaire sortant, il convient qu’elle soit strictement encadrée.
sur les obligations qui restent à la charge du partenaire sortant ; il doit en être ainsi, en tout état de cause, des obligations de non-concurrence, des obligations en matière de propriété intellectuelle, ainsi que des obligations de confidentialité ;
sur une éventuelle responsabilité du partenaire pour les dommages que sa sortie anticipée pourrait causer à la conduite du projet.

6.7 Sur l’article « propriété intellectuelle des connaissances antérieures »

Afin d’appréhender toutes les problématiques de propriété intellectuelle relatives aux connaissances antérieures, il est conseillé, avant d’entamer la rédaction de cet article, de recourir au « Questionnaire technique et de propriété intellectuelle » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».

En effet, dans cet article, les partenaires doivent indiquer avec précision :

qui a la propriété des connaissances antérieures,
qui est chargé de leur protection,
quelles sont leurs modalités d’exploitation ; il s’agit sur ce point, pour l’essentiel, de déterminer quels droits les partenaires détiennent sur les connaissances antérieures des autres partenaires.

A cet égard, afin de permettre la réalisation du projet, chaque partenaire doit accorder aux autres, au minium, une licence d’exploitation de ses connaissances antérieures à des fins de recherche. Pour le reste, l’étendue de la licence relève de la liberté contractuelle des parties.

La licence convenue entre le partenaire propriétaire des connaissances antérieures et un autre partenaire doit donner lieu à un accord écrit préalable, précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la licence, ainsi que les conditions de celle-ci, afin d’éviter toute ambiguïté dans les droits cédés, et de se conformer, si la licence porte sur une œuvre de l’esprit, aux exigences de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Voir la réglementation sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"

6.8 Sur l’article « propriete intellectuelle des connaissances nouvelles »

Comme pour les connaissances antérieures, afin d’appréhender toutes les problématiques de propriété intellectuelle relatives aux connaissances nouvelles, il est conseillé, avant d’entamer la rédaction de cet article, de recourir au « Questionnaire technique et de propriété intellectuelle » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».

En effet, dans cet article, les partenaires doivent indiquer avec précision :

qui a la propriété des connaissances nouvelles,
qui prend les décisions relatives à leur protection,
quelles sont les modalités d’exploitation de ces connaissances.

6.8.1 Sur l’article « Propriété des connaissances nouvelles »

C’est lorsque les connaissances nouvelles sont issues des travaux de plusieurs partenaires que la question de leur propriété est délicate et doit être traitée avec précision.

Afin de simplifier les questions de propriété, il peut être envisagé d’accorder la propriété d’une connaissance nouvelle issue des travaux de plusieurs partenaires au partenaire ayant la connaissance du domaine technique dont relève la connaissance nouvelle. Une telle option ne peut cependant être envisagée que dans les projets très structurés, où chaque partenaire a une compétence et un domaine techniques attitrés. En outre, elle implique que le projet soit très précisément décrit en annexe, afin d’éviter des revendications de propriété multiples.

L’autre solution consiste à accorder la propriété de la connaissance nouvelle commune à tous les partenaires ayant pris part à la réalisation de cette connaissance. La problématique qui se pose alors est celle de la répartition des droits de propriété entre eux.

Au choix des partenaires, la répartition peut être faite par parts égales, ou au prorata des contributions de chacun d’entre eux, ou encore selon un mode de répartition à décider lors de la négociation du contrat.

Quelle que soit la répartition retenue, les partenaires devront signer un accord de propriété spécifique organisant leur copropriété. Une copropriété n’est pas nécessairement compliquée à mettre en œuvre. Il suffit, pour que sa mise en œuvre soit aisée et qu’elle fonctionne correctement, que l’accord vienne préciser quelles sont les règles de décision quant à la protection de la connaissance nouvelle, qui est en charge des éventuelles formalités obligatoires (par exemple si la copropriété porte sur une invention brevetable), quelle est la répartition des frais éventuels, etc. L’accord doit en outre désigner un gestionnaire, qui peut être, par exemple, l’industriel concerné par l’exploitation de la Connaissance nouvelle commune.

L’accord devra en outre respecter les règles de propriété d’ordre public des articles L.113-3 à L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux œuvres de l’esprit plural.

Voir la réglementation sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"

En tout état de cause, il est conseillé de prévoir, dès la signature du contrat de consortium, les règles essentielles d’organisation de la copropriété, voire d’annexer au contrat un modèle de contrat de copropriété, qui devra être adopté par les partenaires copropriétaires.

Quel que soit le mode de propriété retenu, les partenaires devront, en tout état de cause, organiser également la propriété des évolutions qui pourraient être apportées à une connaissance nouvelle commune, ainsi que la propriété d’une éventuelle application nouvelle.

En outre, les partenaires devront régler la question de la propriété de connaissances nouvelles obtenues grâce à des connaissances antérieures.

6.8.2 Sur l’article « Protection des connaissances nouvelles »

Cet article a pour objet de préciser qui est responsable, et comment, de la protection des connaissances nouvelles.

A titre préliminaire, il convient d’organiser à la charge des partenaires l’obligation de mettre en place une traçabilité des connaissances nouvelles qu’ils créent, indépendamment ou conjointement. L’objectif ici est de permettre aux partenaires, mais aussi au comité de pilotage, d’avoir à tout instant une parfaite connaissance des connaissances nouvelles existantes. Ainsi, les partenaires sont en mesure de prendre les mesures de protection adéquates, et le comité de pilotage est à même de conseiller utilement les partenaires sur la propriété intellectuelle de leurs connaissances nouvelles.

Si, de manière logique, la règle retenue est que la protection d’une connaissance nouvelle est assurée par son ou ses propriétaires, il est proposé, de manière optionnelle, une clause dans laquelle le partenaire, propriétaire d’une connaissance nouvelle qu’il ne souhaite pas protéger par le dépôt, doit en informer les autres partenaires, qui peuvent alors prendre à leur charge la protection de la connaissance nouvelle moyennant rémunération du partenaire propriétaire.

Il s’agit d’une atteinte importante au droit de propriété, mais l’objectif de cette règle est d’éviter qu’une connaissance nouvelle, intéressant l’ensemble du projet et l’ensemble des partenaires, reste sans protection en raison de la négligence de son propriétaire. Ce qui n’est pas le cas lorsque le partenaire propriétaire entend en réalité valoriser sa connaissance nouvelle par le secret.

6.8.3 Sur l’article « Exploitation des connaissances nouvelles »

Comme pour les connaissances antérieures, les règles d’exploitation des connaissances nouvelles relèvent de la liberté contractuelle.

Les partenaires doivent toutefois veiller à :

s’accorder mutuellement, au minimum, les droits nécessaires pour permettre la réalisation du projet ;
conclure des contrats de licence précis, évitant toute ambiguïté dans les droits cédés, et conformes, s’ils portent sur des œuvres de l’esprit, aux exigences de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
si la connaissance nouvelle dont ils sont propriétaires donne lieu à un dépôt de brevet, qui ne peut être exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, obtenir, avant toute exploitation du brevet, conformément aux exigences du Code de la propriété intellectuelle (article L.613-15), une autorisation du titulaire du brevet antérieur.

6.9 Sur l’article « marques et autres signes distinctifs »

L’objet de cet article est de préciser les droits de chaque partenaire sur ses propres marques et autres signes distinctifs ainsi que sur les marques et autres signes qui pourraient être déposés sur le projet ou sur tout ou partie des connaissances nouvelles.

Cette clause appelle les remarques suivantes :

Il est proposé une clause par laquelle chaque partenaire se voit reconnaître le droit de déposer, en son nom et à ses propres frais, une marque sur les connaissances nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire (alinéa 4). Une telle clause, cependant, ne peut être stipulée que s’il n’existe aucun lien de concurrence entre les partenaires propriétaires ; à défaut, un accord doit être trouvé entre eux.
Dans l’hypothèse où l’objectif du projet est la réalisation d’un produit unique, le contrat doit préciser que seul le comité de pilotage doit pouvoir déposer une marque sur ce produit, en raison du lien de concurrence pouvant exister entre les partenaires.
La marque ne permettant pas de se réserver des adresses internet, il est conseillé aux partenaires d’un projet faisant l’objet d’une exploitation, commerciale ou non, sur internet, d’envisager, à chaque dépôt de marque commune, de procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine associé. La procédure de dépôt des noms de domaine ne permettant toutefois pas de dépôt commun, celui-ci peut être effectué par le coordinateur, les partenaires ayant toutefois la possibilité de convenir contractuellement que ce nom de domaine sera leur propriété commune.

6.10 Sur l’article « cession des droits de propriété litteraire et artistique »

L’objet de cette clause est d’organiser entre les partenaires une cession de tout ou partie des droits de propriété littéraire et artistique qu’ils détiennent sur les connaissances nouvelles qui constituent des œuvres de l’esprit (logiciel, développement informatique, base de données, étude, etc.).

Cette clause est un complément nécessaire des clauses « Propriété intellectuelle des connaissances antérieures » et « Propriété intellectuelle des connaissances nouvelles » pour permettre aux partenaires de se céder mutuellement des droits d’auteur, en raison du formalisme imposé dans les contrats de cession de droits d’auteur par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : pour chacun des droits cédés, une mention distincte et la précision de son domaine d’exploitation, son étendue, sa durée, sa destination et son territoire géographique.

Voir la réglementation sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"

6.11 Sur l’article « confidentialité »

Voir la fiche « Contrat type de confidentialité »
Voir la fiche pratique « La confidentialité »

6.12 Sur l’article « publications et communications »

Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles chaque partenaire est autorisé à procéder à des publications et/ou communications sur tout ou partie du projet et/ou des connaissances nouvelles.

Une procédure assez stricte, de contrôle des communications et publications par le comité de pilotage, est organisée, car par leurs publications et communications les partenaires sont susceptibles de porter atteinte tant aux droits de propriété intellectuelle de tout ou partie des partenaires, qu’aux engagements contractuels de confidentialité.

6.13 Sur l’article « sous-traitance »

Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les partenaires peuvent faire appel à un sous-traitant pour la réalisation de tout ou partie de leurs contributions.

Un sous-traitant étant susceptible, dans l’exécution de sa mission, de prendre connaissance d’informations confidentielles, il est indispensable de prévoir un contrôle du projet de contrat de sous-traitance, dont l’objet est de vérifier qu’avant tout commencement d’exécution de sa mission, le sous-traitant se sera engagé par un accord de confidentialité.

Voir l’« Engagement de confidentialité du prestataire extérieur »

En outre, il convient de prévoir que le projet de contrat de sous-traitance ne sera autorisé que s’il comporte une clause, par laquelle le sous-traitant cède tous ses droits de propriété intellectuelle au partenaire pour le compte duquel il réalise des travaux. En effet, à défaut d’une telle clause, le sous-traitant restera titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses travaux et le partenaire donneur d’ordre ne pourra pas respecter ses engagements contractuels de propriété intellectuelle.

Voir la réglementation sur "Les inventions" et sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur

6.14 Sur l’article « non-concurrence »

L’objectif de cette clause est d’organiser, pour la fin du contrat, une limitation de la liberté des partenaires dans leurs activités professionnelles et commerciales, afin d’éviter une concurrence qui pourrait être préjudiciable aux autres partenaires.

Cette clause est proposée de manière optionnelle, car elle impose aux partenaires une obligation particulièrement lourde, qui peut être contraire à leurs intérêts. En tout état de cause, l’obligation de non concurrence ne peut excéder une durée raisonnable, évaluée entre 1 an et 5 ans selon les cas.

6.15 Sur l’article « respect des obligations sociales »

Cet article vise à rappeler aux partenaires leurs obligations en matière fiscales et sociales, notamment l’interdiction qui leur ait faite de recourir au prêt de main-d’œuvre illicite.

6.16 Sur l’article « sort des documents et/ou matériels remis »

L’objet de cet article est de préciser le sort des documents et matériels confidentiels remis à un partenaire, lorsqu’ils ont été remis pour une durée déterminée, et/ou lorsque le contrat prend fin.

Ces stipulations sont essentielles pour garantir la préservation de la confidentialité des documents et matériels remis.

Voir la fiche « Contrat de confidentialité »
Voir la fiche pratique « La confidentialité »

6.17 Sur l’article « loi applicable »

Cette clause a pour objet de fixer quelle sera la loi qui devra être appliquée par les tribunaux en cas de litige relatif au contrat.

Il s’agit donc d’une clause essentielle, à laquelle il convient de prêter attention lors de la négociation du contrat.

Pour les partenaires de nationalité française, il est presque toujours conseillé de tenter d’obtenir l’application de la loi française.

Voir la fiche pratique « Aspects internationaux »

6.18 Sur l’article «attribution de compétence »

Cette clause vise à prédéterminer le tribunal qui serait compétent en cas de litige relatif au présent contrat.

Cette clause présente l’intérêt d’offrir aux partenaires une certaine sécurité juridique. Cependant, cette clause ne peut être stipulée que si tous les signataires du contrat ont la qualité de commerçant, ce qui sera assez rare en pratique dans le cadre du contrat de consortium. A défaut, elle est nulle.

6.19 Sur l’annexe 1 « Description du projet »

Cette annexe est particulièrement importante puisqu’elle délimite les contours du projet. Elle doit préciser, notamment :

les différentes étapes du projet,
les contributions de chacun des partenaires,
les objectifs techniques et/ou économiques poursuivis dans le projet, et, si possible, déterminer les objectifs de chacune des contributions.

En outre, dans certains projets, cette annexe devra identifier le domaine d’application du projet, ainsi que, éventuellement, à l’intérieur de ce domaine, le domaine d’application spécifique à un ou plusieurs partenaires.

L’annexe doit également comporter un cahier des charges techniques, précisant notamment les mesures de traçabilité à mettre en œuvre par les partenaires.

6.20 Sur l’annexe 2 « Connaissances antérieures »

Cette annexe doit comporter une liste des connaissances antérieures détenues par chacun des partenaires. Elle est amenée à être mise à jour régulièrement par le coordinateur, sur décision, selon l’option retenue, soit du partenaire propriétaire d’une nouvelle connaissance antérieure, soit du comité de pilotage.

Pour chaque connaissance antérieure, la liste peut comporter les précisions suivantes :

l’identité du partenaire propriétaire,
un court descriptif de la connaissance,
éventuellement, la preuve de sa réalisation en dehors du projet,
les licences accordées aux autres partenaires.

6.21 Sur l’annexe 3 « Informations confidentielles »

Cette annexe a pour objet de lister les informations confidentielles, si le principe d’une liste des informations confidentielles a été retenu dans la définition de cette notion.

Cette liste doit être mise à jour régulièrement par le coordinateur, et doit comporter les indications suivantes :

un court descriptif de l’information confidentielle,
le nom du partenaire titulaire,
le nom du ou des partenaire(s) récipiendaire(s),
la date de la communication.

6.22 Sur l’annexe 4 « Sociétés affiliées »

Cette annexe a pour objet de lister les sociétés affiliées de chaque partenaire. A chaque changement de contrôle, cette liste doit être mise à jour.

6.23 Sur l’annexe 5 « Budget »

Cette annexe a pour objet de décrire le budget du projet. Celui-ci doit être le plus précis possible, et doit notamment préciser :

le budget alloué à chaque étape du projet,
les éventuels subventions reçues, avances remboursables ou prêts,
les modalités de versement des parts de budget aux partenaires, etc.

6.24 Sur l’annexe 6 « Membres du Comité de pilotage »

Cette annexe a pour objet de lister les membres du comité de pilotage, si cette option a été retenue dans l’article « Composition du comité de pilotage ».

6.25 Sur l’annexe 7 « Liste des tiers pouvant avoir accès aux Informations confidentielles »

Cette annexe a pour objet de lister les tiers pouvant avoir accès aux informations confidentielles, si cette option a été retenue dans l’article « Confidentialité ».

6.26 Sur l’annexe 8 « Modèle de contrat de copropriété »

Cette annexe a pour objet de présenter un modèle de contrat de copropriété, que les partenaires copropriétaires de Connaissances nouvelles communes devront utiliser comme référence pour rédiger leur accord de copropriété, si cette option a été retenue à l’article « Propriété des Connaissances nouvelles ».