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Méthodologie de réalisation des clauses de cession de droits de propriété intellectuelle
1. Présentation de la méthodologie
La méthodologie présentée a pour objet de fournir une aide à la négociation et la rédaction de clauses de cession de droits de propriété intellectuelle qui répondent à ses objectifs tout en respectant les contraintes légales.
Elle se lit en liaison avec la « Clause cession de droits de propriété intellectuelle » et la « Fiche cession de droits de propriété intellectuelle ».
Les cessions de droits de propriété intellectuelle sont obligatoires pour devenir propriétaire et pouvoir librement exploiter les résultats des prestations confiées à un tiers, dès lors que ces résultats sont susceptibles d’engendrer des droits de propriété intellectuelle ou industrielle (invention, étude, logiciel, base de données, spécifications, savoir-faire, analyses, essais, échantillons, dessins, représentations graphiques, etc.). A défaut, c’est le prestataire qui reste investi de ces droits.
La méthodologie recommandée se présente sous forme d’un questionnaire : les réponses apportées permettent de mieux cerner ses objectifs, l’étendue de ses besoins, et d’identifier certaines contraintes juridiques.
2. cinq questions à se poser
2.1 Quelle est la qualité du cédant ?
De l’identification de la qualité du cédant découlent certaines conséquences sur la clause de cession. Le cédant peut être :
- le titulaire originaire des droits (à savoir l’auteur, l’inventeur,
ou, plus généralement, le créateur, qu’il soit
salarié, sous-traitant, prestataire ou indépendant).
Dans ce cas, la clause de cession doit respecter des contraintes légales de forme et de fond si elle concerne en tout ou partie des droits d’auteur :- chacun des droits d’auteur cédés doit faire l’objet d’une mention distincte, et son domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son territoire et sa durée (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle), étant souligné que tout droit non expressément cédé sera considéré comme réservé ;
- le prix de la cession doit, en cas d’exploitation, consister en une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, sauf si on entre dans un des cas d’exception énumérés par la loi (parmi lesquels, le logiciel) (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; à défaut, l’auteur pourrait à tout moment remettre en cause la cession.
- Voir la réglementation sur "Les innovations protégées par le droit d'auteur"
- le cessionnaire des droits, qui le recède à son tour (par
exemple, un employeur s’étant fait céder des droits d’auteur
par son salarié, un éditeur, un donneur d’ordre
ayant acquis les droits).
Dans ce cas, le second acquéreur doit au préalable vérifier l’étendue des droits détenus par le premier, et s’assurer que ce dernier est bien autorisé à céder lui-même les droits qu’il détient. Il doit en outre exiger que le cédant le garantisse sur ce point.
Pour un exemple de clause de garantie :
Les parties disposent dans ce cas d’une plus grande souplesse rédactionnelle, mais il est recommandé d’utiliser les mêmes précautions rédactionnelles que dans le premier cas, qui ont le mérite de décrire très précisément l’étendue des droits cédés
2.2 De quels droits ai-je besoin ?
Les cessions de droits de propriété intellectuelle sont parfois l’occasion de blocages et d’affrontement inutiles. Il est fréquent par exemple de s’arc-bouter sur le principe d’acquisition des droits d’auteur parce qu’on a payé une prestation, alors qu’en réalité, on n’envisage en aucune façon d’exploiter commercialement les résultats. A l’inverse, on peut exiger la propriété dans le but d’empêcher qu’un innovation profite à un concurrent, quand une licence d’exploitation exclusive pourrait être suffisante. De même, si l’on veut pouvoir maintenir et faire évoluer un logiciel pour être indépendant de son prestataire, mais qu’on n’entend pas le commercialiser, la cession du droit d’adaptation suffit, il est inutile de se battre pour obtenir le droit de distribution. De la même façon, on ne négocie pas les même droits pour l’utilisation à des fins commerciales que pour l’utilisation à des fins de recherche.
Ainsi, avant de négocier une cession de droits de propriété intellectuelle, est-il recommandé de procéder à une analyse préalable minutieuses de ses objectifs et besoins.
S’agissant des droits d’auteur, il est rappelé qu’une cession large, englobant sans distinction tous les droits, n’est pas valable juridiquement : il est nécessaire de préciser tous les éléments exigés par le Code de la propriété intellectuelle ( voir plus loin).
Par ailleurs, les droits moraux de l’auteur sont incessibles. Toutefois, dans la pratique, des clauses de renonciation se rencontrent fréquemment (par exemple, la stipulation n° 6, option 1, de la clause type), car l’auteur peut renoncer temporairement à certains de ses droits moraux. Mais elles n’ont qu’une valeur relative, car l’auteur pourra toujours revenir sur sa renonciation.
Pour un exemple :
2.3 Pour quel territoire ?
L’étendue géographique de la cession doit également être précisée.
Il peut s’agir de certaines régions de France, de certains pays nommément désignés, de régions du monde, voire du monde entier. Là encore, il convient d’avoir en vue les objectifs poursuivis et l’exploitation envisagée de l’innovation en cause. Par exemple, si l’innovation a vocation à être diffusée ou commercialisée sur internet, la cession devra être nécessairement consentie pour le monde entier, en raison du caractère international du réseau internet.
2.4 Pour quelle durée ?
La cession d’un droit de propriété est généralement consentie à titre irrévocable : il s’agit d’un transfert de propriété, ferme et définitif. Dans le cas des droits d’auteur, les parties peuvent décider de limiter la cession dans le temps, le cédant retrouvant alors ses droits à la fin de la durée convenue. Pour obtenir une cession définitive des droits d’auteur, il ne faut surtout pas employer le terme « durée indéterminée » ( qui signifie que l’on peut l’interrompre à tout moment) mais la formule « pour toute la durée légale de protection des droits d’auteurs ».
2.5 Pour quel prix ?
Les parties sont libres de décider si la cession a un prix ou non. La loi n’impose pas de rémunérer toute cession de droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, si les parties décident que la cession donnera lieu à une rémunération du cédant, elles sont libres de déterminer le mode de rémunération et le montant de celle-ci : elles peuvent prévoir une rémunération spécifique (voir la stipulation n° 8, option B de la clause type de cession de droits), ou au contraire, dans l’hypothèse où la cession intervient dans le cadre plus large, par exemple, d’un contrat de sous-traitance ou d’un contrat de travail, décider que la contrepartie de la cession est la rémunération versée pour la réalisation de l’innovation (voir la stipulation n° 8, option A de la clause type de cession de droits).
Cependant, dans le cas d’une cession de droits d’auteur par l’auteur lui-même, les parties doivent, comme cela a été indiqué ci-dessus, organiser une rémunération proportionnelle (voir la stipulation n° 8, option C de la clause type de cession de droits) ; elles restent libres du taux, mais l’assiette doit impérativement être constituée par les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’innovation sur laquelle des droits sont cédés. Ce n’est que dans quelques cas prévus par la loi, notamment lorsqu’il existe d’importantes difficultés pratiques à mettre en œuvre une rémunération proportionnelle, et lorsque l’innovation en cause est un logiciel, que les parties peuvent fixer contractuellement un forfait. Il en va de même également lorsque l’innovation, ne faisant l’objet d’aucune exploitation, ne génère, directement ou indirectement, aucune recette.
Pour un exemple :
