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LES MARQUES

1. La notion de marque

La marque permet d’identifier les produits et services d’un opérateur économique par rapport à ceux d’un concurrent.

Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est définie comme étant un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».[1]

Le choix de ce signe est une opération délicate qui doit être menée plusieurs mois avant la mise sur le marché d’un produit ou d’un service. Il convient en effet de concilier des données économiques qui tendent à privilégier les marques évocatrices d’un produit et facile à retenir avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui exigent que la marque, pour être valable, soit suffisamment distinctive.

2. Les signes susceptibles de constituer une marque

Tous les signes susceptibles de représentation graphique peuvent, en principe, constituer une marque, notamment :

a) « les dénominations sous toutes les formes »[2]

Cette formulation inclut :

• les mots pris isolément ou associés à un autre terme, tels que ORANGE® pour des services de téléphonie, TWINGO® pour des véhicules terrestres, CARRE BLANC® pour du linge de maison ;
• les assemblages de mots, comme « avec Carrefour je positive »®, « un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts »® ;
• les noms patronymiques, comme Fauchon® pour des produits d’épicerie fine, Renault® pour des véhicules à moteur terrestres ;
• les noms géographiques, tels que COTE D’OR® pour du chocolat, EVIAN® pour des eaux minérales, MONT BLANC® pour des stylos ;
• les pseudonymes, tels que JOHNNY HALLYDAY® ;
• les lettres, les chiffres et les sigles, comme Ô® pour un parfum, n°5® de Chanel pour un parfum, SVP® pour des services de renseignement divers.

b) Les signes sonores

Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales[3], peuvent constituer des marques, à condition qu’ils soient susceptibles de représentation graphique, notamment sous la forme d’une portée musicale.

A ce titre, le rugissement du lion de la société de production « Metro Goldwyn Mayer » a fait l’objet d’un dépôt à titre de marque. Les musiques d’attente des standards téléphoniques peuvent également faire l’objet d’une demande à titre de marque.

c) Les marques figuratives

Les signes figuratifs[4] suivants peuvent constituer des marques :

• des dessins, comme le crocodile de la société Lacoste® ;
• des étiquettes, comme les étiquettes de bouteille de champagne ;
• les logotypes, comme le losange de la société Renault® ;
• les formes d’un produit ou de son conditionnement ainsi que les formes d’un service (forme de la bouteille de Perrier® ou forme d’un service de restauration/bâtiment Courtepaille) ;
• les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs (le jaune de la marque KODAK® ou le « rose pantone 219 » des bouteilles de lait de croissance de la société CANDIA®);
• ou encore les cachets, les lisières, les reliefs, les hologrammes, les images de synthèse, etc.

3. Les conditions de la protection par le droit des marques

3.1 La condition de distinctivité au jour de la demande d’enregistrement

Afin qu’une marque soit valable au sens juridique du terme, il convient que le signe choisi soit distinctif.[5] Tel n’est pas le cas :

• de signes et dénominations « qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation générique ou usuelle du produit ou du service » ;
• de signes et dénominations « pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » ;
• de signes « constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».

Dans certains cas, le caractère distinctif peut être acquis par l’usage. Il appartient alors à la personne qui revendique la protection à titre de marque de le prouver.

Pour les marques génériques ou usuelles telles que définies à l’article L. 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, un exemple appliqué au domaine de l’édition permet de faire la distinction entre la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

• dénomination nécessaire : « livre » pour désigner un livre. C’est la désignation exigée du produit ;
• dénomination générique : « publication », référence la catégorie, l’espèce ou le genre du produit ;
• dénomination usuelle : « bouquin », dénomination employée communément pour désigner le produit.

Aucune condition de nouveauté ou d’originalité n’est requise. La marque est un simple droit d’occupation sur un signe qui doit être arbitraire par référence aux produits et services visés à l’enregistrement.

A titre d’exemple, deux types de mots peuvent constituer une marque : un nom commun du dictionnaire ou un néologisme.

Est arbitraire le mot du dictionnaire qui est détourné de son sens, c’est-à-dire qui est appliqué à des produits et services autres que ceux qu’il désigne dans le langage courant ou professionnel.

Par exemple, il est impossible pour une entreprise fabriquant et commercialisant du chocolat de déposer valablement la marque « chocolat » pour désigner ses produits ou, pour une entreprise intervenant dans le secteur des télécommunications, de déposer la marque « transmission » pour des services de télécommunications.

En revanche, une marque « chocolat » est valable pour des vêtements et une marque « transmission » pour des services de réparation car, dans ces deux cas, le nom est détourné de son sens.

C’est pour préserver la liberté de la concurrence qu’il est interdit à un opérateur économique de s’approprier par une marque un terme indispensable à l’exercice de son activité. A défaut, il bénéficierait ainsi d’un avantage injuste sur ses concurrents, qui ne pourraient utiliser ce terme et seraient obligés d’utiliser des synonymes ou des circonlocutions pour désigner leur activité.

En revanche, un signe évocateur des produits et services concernés et par conséquent faiblement distinctif peut être considéré valable a titre de marque, le degré de distinctivité du signe n’a pas a être pris en considération lors de l’acquisition des droits sur une marque.

La loi n’établit aucune distinction entre les marques faiblement distinctives et les autres. ainsi les marques Peau d’Ange® pour des cosmétiques, SOS malus® pour des produits d’assurance destines aux conducteurs ayant un fort malus ont été reconnues comme étant des marques valables.

En ce qui concerne les marques descriptives décrites à l’article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, elles ne sont pas valables dans la mesure où elles indiquent une qualité, une quantité, une destination etc.. du produit ou du service visé a la demande d’enregistrement. A titre d’exemple ont été jugées descriptives :

• de la qualité du produit, la dénomination Bril pour designer des produits d’entretien pour les véhicules, la dénomination tamisée pour des farines ;
• de la destination du produit, la dénomination spécial auto pour designer des produits destinés a l’automobile.

Enfin, pour les marques tridimensionnelles (art. l. 711-2 c)), la forme d’un conditionnement ou d’un produit doit être arbitraire et de fantaisie pour constituer une marque valable. Ainsi, un emballage fonctionnel (un filet) ou banal (emballage souple épousant la forme du contenu) ne peut être déposé a titre de marque.

La distinctivité d’un signe s’examine selon trois angles différents :

• les activités concernées : la distinctivité est fonction des produits et services désignés par le signe ;
• le référent pour apprécier la distinctivité : le public pertinent est soit le consommateur d’attention moyenne, soit un public plus restreint, à un niveau géographique ou à un niveau de spécialisation des connaissances, selon la diffusion des produits et services concernés ;
• le cadre temporel : la distinctivité s’apprécie, d’une part au jour du dépôt de la marque, d’autre part tout au long de la vie de la marque car :
  • est nulle la marque qui n’était pas distinctive au jour du dépôt ;
  • le titulaire d’une marque distinctive au jour de son dépôt, mais qui est devenue par la suite la désignation usuelle du produit ou du service dans le commerce peut être déchu de ses droits, ce qui se traduit par la radiation totale ou partielle de la marque.

L’attention est attirée sur le fait que même si la marque est enregistrée par les services de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI), elle risque d’être ensuite annulée par le juge, sur la demande de tout tiers intéressé qui peut agir en nullité de la marque, soit en réponse à une action en contrefaçon de marque, soit en prenant l’initiative de l’action en nullité.

La mise en cause des droits sur la marque est une riposte habituelle à une action en contrefaçon de marque car si la marque est annulée, l’action en contrefaçon est rejetée.

Les investissements réalisés pour créer et développer la marque sont alors compromis et une nouvelle marque doit être déposée.

3.2 La perte du caractère distinctif au cours de la vie d’une marque et la dégénérescence

La marque distinctive au jour de son dépôt peut devenir du fait de son propriétaire la désignation usuelle du service qu’elle désigne et dans ce cas, tout tiers intéressé peut demander au juge de constater cette situation et de prononcer la déchéance de la marque, pour dégénérescence.[6]

Cette situation se produit lorsque la marque est un terme que le public peut très facilement adopter pour désigner le produit ou service concerné. Elle est souvent la rançon du succès.

C’est ainsi qu’a été déchu de son droit de marque le titulaire de la marque PINA COLADA, devenue le nom d’un cocktail alcoolisé.

Il avait en effet été démontré que cette dénomination était utilisée dans des livres de recettes, sur un site internet consacré aux cocktails et sur les cartes de bars ou d’entreprises de restauration, sans que le titulaire de la marque ne réagisse contre cet usage[7].

Le risque de la dégénérescence n’est pas écarté si la marque utilisée comme une désignation usuelle est associée à une mention TM ou R destinée à signifier qu’il s’agit d’une marque[8].

Il existe un test qui permet d’identifier si une marque est utilisée dans un sens générique. Il consiste à supprimer la marque de la phrase. Si la phrase n’a plus de sens car il manque un mot, cela signifie que la marque est utilisée dans un sens générique et elle risque à terme la déchéance pour dégénérescence.

Par exemple, dans la phrase « Voulez-vous un Pina Colada ? » , si le mot « Pina Colada » est supprimé, la phrase perd son sens. Il s’agit effectivement d’un usage comme désignation usuelle.

Un usage à titre de marque aurait été « Voulez-vous un cocktail Pina Colada ?

La sanction de la dégénérescence est la perte des droits et la radiation de la marque, puisqu’un terme usuel doit être laissé à la libre utilisation de tous.

Une des conditions exigées pour la dégénérescence est qu’elle doit être « le fait du propriétaire » de la marque.

La loi conduit à examiner si le titulaire a lui-même correctement utilisé sa marque et s’il a agi pour remédier à un usage non conforme par les tiers.

Le titulaire qui ne fait pas un usage conforme de sa marque et qui ne réagit pas aux usages non conformes des tiers ne peut efficacement contester une action en déchéance pour dégénérescence de sa marque.

3.3 La condition de disponibilité

Il est rappelé que la validité d’une dénomination comme marque suppose que celle-ci soit disponible à la date de son dépôt, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas antériorisée par une marque identique ou similaire désignant des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux revendiqués par la dénomination objet de la recherche, ou par d’autres droits antérieurs, également prévus par les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle tels que :

• une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;
• une dénomination, raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
• un nom commercial ou une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
• une appellation d’origine protégée ;
• des droits d’auteurs ;
• des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
• des droits de la personnalité d’un tiers notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image ;
• le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.

Il convient donc préalablement à toute demande d’enregistrement en France ou à l’étranger de procéder à des recherches d’antériorités dites de similitude c’est-à-dire qui ont pour objet de déterminer la liste des marques identiques ou similaires à la dénomination proposée et pour des produits et services identiques ou similaires. Cette recherche sera complétée par une recherche auprès du registre du commerce et des sociétés ainsi que par une recherche sur les noms de domaine.

En identifiant ainsi les antériorités pertinentes, la recherche permet d’apprécier la disponibilité d’une dénomination et d’éviter l’annulation a posteriori par les tribunaux ou une action en contrefaçon.

3.4 La condition de liceité et de défaut de caractère déceptif ou trompeur

Le signe retenu doit également être licite et non déceptif. En effet, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque (…) :

• un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite[9] ;
• de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d’un produit ou d’un service.[10] »

A titre d’exemple, il a été jugé que la marque « école de conduite française » assortie d’un ruban tricolore crée une confusion avec un service officiel et porte ainsi atteinte à l’ordre public[11]. Il en est de même de la marque étain de Paris pour des produits d’orfèvrerie fabriqués avec d’autres métaux que l’étain.

4. L’acquisition et le maintien des droits

4.1 L’acquisition des droits sur la marque

A l’instar des brevets, le titulaire d’un signe, qui répond aux conditions de validité susmentionnées, ne bénéficie pas automatiquement de droits de propriété intellectuelle sur ce signe.

Depuis la loi du 31 décembre 1964, le droit sur la marque naît du dépôt d’une demande d’enregistrement et non plus d’un usage.

Pour une marque française, la demande d’enregistrement sera effectuée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), pour une marque internationale auprès de l’OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et pour une marque communautaire auprès de l’OHMI, Office d’Harmonisation du marché intérieur.

Parallèlement à ces dépôts visant simultanément plusieurs pays, le déposant a également la possibilité de procéder à des dépôts nationaux pays par pays auprès des offices étrangers.

Dans le cadre de la procédure française, la demande d’enregistrement est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les six semaines à compter de la réception de la demande par l’INPI[12].

Cette publication permet dans un délai de deux mois à toute personne intéressée de formuler des observations ou pour les personnes mentionnées à l’article L. 712-4 de former opposition à l’enregistrement (propriétaire d’une marque enregistrée ou déposé antérieurement, propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue…).

Parallèlement l’INPI procède à un examen de fond (validité du signe, licéité…) et de forme (paiement des taxes, vérification des classes de produits et services…) sans vérifier toutefois que la marque porte atteinte à des droits antérieurs.

A l’issue de cet examen et sans opposition des tiers, la marque est enregistrée au nom du déposant[13]. Un certificat d’enregistrement est adressé au déposant ou à son mandataire, c’est le titre de propriété de la marque.

Il s’agit d’un document original qui doit être soigneusement conservé.

4.2 Le maintien des droits sur la marque

L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.[14]

Aux termes de cette période de dix ans l’enregistrement auquel n’a été apporté aucune modification du signe, ni extension de la liste des produits et services pourra être renouvelé, pour une nouvelle période de 10 ans[15] la marque est ainsi indéfiniment renouvelable.

5. Le titulaire des droits sur la marque

La propriété d’une marque s’acquiert par le premier dépôt. Toutefois, « si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur une marque peut revendiquer sa propriété en justice »[16].

L’action en revendication permet donc à toute personne physique ou morale de revendiquer en justice la propriété d’une marque déposée par un tiers en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation. Cette action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi[17]. En cas de succès dans son action, le demandeur est substitué au premier déposant de la marque et il bénéficie ainsi de la date d’antériorité du dépôt litigieux.

6. L’usage de la marque

6.1 L’action en déchéance de marque

La marque constitue un actif incorporel d’une entreprise.

D’un point de vue comptable, la valorisation de cet actif incorporel suppose que la marque soit exploitée.

D’un point de vue strictement juridique, la marque non exploitée devient susceptible de déchéance pour défaut d’usage sérieux[18], c’est-à-dire qu’elle encourt l’annulation à la demande d’un tiers, dans un délai qui, en France, est de cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

Le délai de cinq ans se calcule à compter des derniers actes d’exploitation si la marque dont on demande la déchéance a déjà été exploitée depuis son dépôt.

Il est donc important de veiller à ce que tous les signes d’une entreprise soient bien utilisés à titre de marque pour l’ensemble des produits et services de son libellé, à tout le moins pour les produits et services qui correspondent au cœur de métier de l’entreprise.

Les preuves d’usage doivent être conservées.

6.2 Méthodologie de conservation des preuves

Le seul usage des signes d’une entreprise à titre de marque n’est pas suffisant.

Il est en effet nécessaire de conserver des preuves de cet usage et donc de mettre en place une procédure de sélection et d’archivage.

En identifiant les documents qui peuvent valoir de preuves d’usage, l’entreprise conforte ses droits et se donne les moyens de les opposer plus efficacement en cas d’action amiable ou judiciaire.

Les préconisations relatives à la conservation des preuves d’usage des marques sont les suivantes :

• conservation dans un lieu sécurisé des documents originaux sur les marques, en deux exemplaires, attestant de l’usage des marques, soit sur des supports papiers datés, soit sur des supports informatiques électroniques datés ;
• faire dresser deux fois par an un procès-verbal de constat d’huissier sous la forme d’une impression papier des principales pages du site web d’une entreprise et d’un enregistrement du site sur tout support fiable et durable (tel qu’un CD-Rom par exemple), pour conservation par l’huissier pendant une durée de trente ans et par l’entreprise sans limitation de durée, ou mettre en place toute autre solution d’archivage électronique sécurisé ;
• envisager une action de formation en interne, dans le but de faire connaître les règles d’usage des marques et de sensibiliser ces questions en particulier les éventuels commerciaux et/ou franchisés de l’entreprise et les personnes en charge du rédactionnel des sites et de la documentation commerciale.

Concernant la conservation des preuves d’usage, les documents doivent être des documents destinés au public, émanant des entités autorisées à utiliser la marque datée et si possible, être réguliers dans le temps.

A titre d’illustration, les documents prouvant l’usage sérieux d’une marque en France sont les suivants :

• les brochures, les catalogues, les prospectus et tout document commercial ou publicitaire daté et reproduisant la marque pour désigner l’un ou l’autre des services visés à l’enregistrement ;
• les impressions des pages du site web, datées et faisant clairement référence au public visé ;
• les bons de commande ou les devis reproduisant la marque ;
• les factures reproduisant la marque ;
• les attestations de client indiquant que les services facturés ont été reçus.

Il est important que, sur les documents, la marque soit reproduite selon le modèle du dépôt et désigne les produits et/ou les services visés dans le libellé de la marque, à tout le moins les produits et services cœur de métier.

L’exploitation sérieuse doit être prouvée sur chacun des territoires pour lesquels une protection à titre de marque a été revendiquée.

7. L’exploitation en commun des droits

7.1 La copropriété de la marque

Afin d’identifier par un signe distinctif les résultats de recherches menés en commun, il peut être envisagé de procéder à une demande d’enregistrement à titre de marque en copropriété[19].

Contrairement aux droits des brevets, le Code de la propriété intellectuelle n’a pas organisé de régime spécifique de copropriété pour les marques.

Par conséquent, sans dispositions contractuelles contraires, le régime applicable est celui de l’indivision[20]. La marque sera donc exploitée selon les règles de droit commun. Il est toutefois vivement conseillé compte tenu du caractère très spécifique de la marque d’organiser contractuellement dans le cadre d’un règlement de copropriété les modalités d’exploitation de la marque et notamment :

• droit de préemption en cas de cession par un copropriétaire de sa part ;
• obligation d’exploitation de la marque ;
• règles de décision (unanimité, majorité, quelle majorité .) ;
• qui est responsable de la surveillance de la marque ;
• qui est chargé des actions amiables (oppositions …) ou judiciaires contre des tiers ; etc.

7.2 Les contrats d’exploitation

Au même titre qu’un brevet, une demande d’invention, une demande d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée peut faire l’objet de contrats d’exploitation. Les droits attachés à une marque peuvent être cédés en totalité ou partiellement ou faire l’objet en toute ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non[21].

7.3 La publicite des conventions

Comme pour les brevets d’invention, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers être inscrite au registre national des marques[22]. Il est rappelé que cette inscription a pour finalité d’informer les tiers d’une opération sur un titre et ce afin de la rendre opposable[23].

8. La surveillance de la marque

Afin d’anticiper et de prévenir les éventuels risques de conflit avec des tiers qui déposeraient des marques identiques à et/ou proches d’une marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, il est recommandé de mettre en place une surveillance nationale ou mondiale selon les pays revendiqués.

La mise en place d’une telle surveillance de marque permet d’avoir connaissance de toutes les marques litigieuses et d’intervenir dans les délais légaux dans le cadre d’une procédure amiable, et/ou d’une procédure administrative dite procédure d’opposition, ou d’une action judiciaire.

9. Le référentiel légal

• Code de la propriété intellectuelle, articles L. 711-1 et s. et R. 712-1 et s. ;
• Directive européenne n 89/104 du 21 décembre 1988 visant à rapprocher les législations des états membres de la communauté ;
• Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire[24] ;
• Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle[25] ;
• Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques et protocole relatif à l’arrangement de Madrid conclu le 28 juin 1989 et entré en vigueur le 1er avril 1996[26] ;
• Accord ADPIC du 15 avril 1994 adopté dans le cadre de l’accord de Marrakech ayant institué l’OMC[27] ;