Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité

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LA STRATEGIE DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE AU SEIN DES POLES DE COMPETITIVITE

La propriété intellectuelle est un actif incorporel dont la valeur patrimoniale n’est plus discutée. Employée intelligemment, elle peut aussi constituer une arme stratégique d’une grande efficacité. Les développements qui suivent proposent quelques conseils pour une approche stratégique de la propriété intellectuelle. Ces conseils s’adressent non seulement aux partenaires mais aussi aux intermédiaires (par exemple les porteurs de projets) chargés des actions de sensibilisation à la propriété intellectuelle au sein des pôles.

1. Identifier sa propriété intellectuelle

Les chapitres précédents ont montré que la notion de propriété intellectuelle recouvre un vaste périmètre à contenu hétérogène.

Il n’est pas toujours aisé pour les partenaires d’un projet commun d’identifier la nature des droits de propriété intellectuelle qu’ils détiennent à raison de la technologie qu’ils ont développée, ou de ceux qu’ils pourraient acquérir sur la technologie générée par les travaux communs.

Or, il est nécessaire de pouvoir traduire les composants d’une technologie en termes juridiques, afin d’identifier le régime légal applicable, et de rédiger en conséquence des conventions adaptées.

Pour faciliter cet exercice, il est proposé, dans le cadre de la boite à outils associée au présent guide, une grille d’équivalence entre[1] :

• les composants de la technologie : produits nouveaux, procédés nouveaux, développements informatiques, bases de données, algorithmes, méthodes de formation etc. ;
• la ou les qualifications juridiques possibles de l’élément en question : par exemple, un produit nouveau peut constituer une invention, s’il répond au critère de nouveauté et d’activité inventive, une œuvre si sa forme est originale, un modèle, si sa forme est nouvelle ;
• le régime légal applicable : pour reprendre l’exemple du nouveau produit : considéré comme invention, il est soumis au droit des brevets, considéré comme œuvre, il est soumis au droit d’auteur, considéré comme modèle, il est soumis au droit des dessins et modèles.

Il s’agit là d’une démarche du plus haut intérêt, car les protections légales généralement ne s’excluent pas l’une de l’autre mais sont cumulatives, ce qui permet d’optimiser la protection de ses innovations.

2. Les criteres de choix d’une stratégie

La propriété intellectuelle est au centre de la stratégie de développement des entreprises. Elle n’est pas une finalité en soi, son acquisition, sa protection, doivent s’inscrire dans une réflexion globale sur le développement de l’entreprise, ses choix, ses perspectives. A titre d’exemple, il n’est pas nécessairement justifié de posséder des brevets que l’on ne valorise pas, et rien ne sert de posséder un titre de propriété industrielle sur un territoire géographique où l’on a pas d’activité économique. A l’inverse, il n’est pas illégitime de déposer des brevets « faibles » dans une stratégie offensive, ou une perspective de patrimonialisation.

Ainsi, il n’existe pas une stratégie de propriété intellectuelle, mais des stratégies multiples.

Les partenaires d’un projet développé au sein d’un pôle de compétitivité ne poursuivent pas tous la même stratégie. Il appartient à chacun de déterminer celle qui lui correspond. Pour le guider dans sa réflexion, quelques critères de choix sont présentés ci-après.

2.1 Le marché

Le marché est un critère essentiel de détermination de la stratégie des entreprises commerciales. Ce critère ne s’impose pas en revanche avec la même acuité au secteur public, aux associations, aux organismes de recherche.

Or, innovation et marché ne vont pas toujours de pair.

Il est important d’avoir à l’esprit les deux règles ci-après :

• un titre de propriété industrielle n’est pas une garantie de marché ;
• un titre de propriété industrielle ne correspondant pas à son marché peut s’avérer non seulement inutile mais préjudiciable.

2.1.1 Un titre de propriété industrielle n’est pas une garantie de marché

Détenir un monopole d’exploitation opposable à ses concurrents est très certainement un avantage compétitif considérable. En revanche, une innovation, aussi excellente ou révolutionnaire soit-elle, n’est jamais une garantie que le marché sera au rendez-vous. De nombreuses raisons, ne mettant pas en cause la qualité de l’invention, peuvent l’expliquer :

• l’innovation arrive trop tôt sur un marché qui n’est pas mûr pour la recevoir ;
• les perspectives d’industrialisation du produit sont trop éloignées ;
• l’industrialisation du produit est trop coûteuse ;
• on assiste à l’émergence d’une technologie alternative ; etc.

S’il est bien évidemment impossible de connaître par avance quelles seront les retombées économiques d’une innovation, il est sage néanmoins de procéder à une analyse objective du marché et de ses perspectives avant d’entreprendre une démarche qui peut s’avérer lourde et coûteuse.

2.1.2 Le titre de propriété industrielle qui ne correspond pas à son marché est inutile voire préjudiciable

Il n’est d’aucun intérêt de posséder une marque française ou communautaire si son marché se situe exclusivement aux USA et vice-versa. L’entretien de titres de propriété industrielle inutiles représente des coûts inutiles.

La situation peut être encore plus grave en matière de brevet. Un brevet qui ne couvre pas le territoire géographique de son marché est non seulement inutile et coûteux, mais aussi pénalisant en ce qu’il divulgue l’invention et permet ainsi aux concurrents du déposant de la reproduire en toute licéité (on rappelle en effet que le brevet doit comporter un descriptif de l’invention suffisamment détaillé pour permettre à l’homme de l’art de la reproduire).

Or, la situation est irrattrapable passé le délai de priorité de un an.

C’est pourquoi, il est particulièrement important, avant de déposer une demande de brevet, d’avoir une vision claire de l’étendue géographique de son marché.

2.2 Les coûts

Le coût de la protection est évidemment un élément à prendre en compte dans sa stratégie de propriété intellectuelle.

Si la protection des innovations par le droit d’auteur est gratuite ou peu onéreuse (coût des dépôts probatoires), il n’en va pas de même de la propriété industrielle, et en particulier des brevets. Il est généralement admis qu’un brevet, entretenu pendant 20 ans sur l’ensemble des pays industrialisés des zones Europe, Amérique et Asie, représente un budget de l’ordre de 200 000 euros.

Ce chiffre doit cependant être relativisé car il s’agit de coûts étalés dans le temps.

Surtout, ce coût doit être rapporté :

• à l’investissement en recherche et développement ;
• au retour sur investissement si le marché est présent, d’où l’importance de bien analyser son marché.

Il faut aussi souligner que l’exploitation des brevets bénéficie d’une fiscalité favorable, qui ne s’applique pas aux autres droits de propriété industrielle.

La dimension financière de la protection de la propriété industrielle doit également intervenir dans la réflexion sur les droits que l’on souhaite acquérir sur l’innovation engendrée par un projet collaboratif. En effet, la propriété ou la co-propriété des titres de propriété industrielle a généralement pour corollaire l’obligation d’assurer leur entretien, ce dont est dispensé le simple licencié.

Ainsi, il convient de s’interroger sur le point de savoir si un droit de propriété est réellement nécessaire compte tenu de l’exploitation que l’on souhaite faire d’une innovation. A l’inverse le titulaire du brevet, qui ne souhaite pas en assurer l’entretien, peut tenter d’en répercuter contractuellement la charge sur un licencié exclusif.

2.3 La patrimonialisation

Un portefeuille de titres de propriété industrielle est un patrimoine, qui peut s’avérer source de revenus significatifs pour qui est capable de le valoriser. Les laboratoires, établissements publics, centres de recherche techniques, universités, ont vocation à déposer et détenir des brevets, mais ne sont pas toujours organisés pour les valoriser. Il importe de mener une réflexion en terme de valorisation, et de faire appel, en tant que de besoin, à des structures spécialisées.

Un portefeuille de titres de propriété industrielle contribue également à la valorisation des entreprises. Les titres de propriété industrielle rassurent en effet les investisseurs et facilitent l’obtention de financements.

A cet égard, les investisseurs se montrent particulièrement attentifs à vérifier qu’une entreprise est indépendante dans sa technologie et titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les actifs qu’elle exploite : brevets, marques, droits d’auteur sur les logiciels, notamment.

2.4 la stratégie offensive

La propriété industrielle peut encore être appréhendée comme une arme vis-à-vis de la concurrence. Une large place est alors donnée à la communication sur la possession des titres.

Le titre de propriété industrielle est alors recherché moins pour protéger une innovation que pour neutraliser les concurrents. Un brevet a en effet toujours un caractère dissuasif et, même s’il est faible, les concurrents prendront le temps de l’analyser avant de courir le risque de contrefaçon, ce temps pouvant permettre d’occuper plus rapidement le marché.

Notamment, les brevets constituent des atouts précieux dans une stratégie de conquête de marché à l’exportation. Ils permettent aux entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers, notamment anglo-saxons et nippons qui ont, quant à eux, une culture de la propriété intellectuelle très développée et agressive.

2.5 Brevet ou secret ?

L’auteur d’une innovation a le choix de la protéger par deux moyens, exclusifs l’un de l’autre : le brevet ou le secret. Pour que la question d’un tel choix se pose, il faut d’une part être en présence d’une invention brevetable, c’est-à-dire répondant aux critères de l’invention[2], d’autre part que le secret de l’invention puisse être préservé dans le cadre de son exploitation. Ainsi, la commercialisation d’un produit ne permet pas nécessairement de connaître le procédé mis en œuvre dans la réalisation de ce produit. A l’inverse, des indications dans un simple devis sont parfois de nature à révéler l’invention.

Pour prendre un décision éclairée, il importe de connaître les avantages, inconvénients, et spécificités respectifs, de ces deux modes de protection au regard des objectifs poursuivis.

Le brevet confère un monopole d’exploitation et constitue de ce fait un avantage économique considérable. II présente cependant l’inconvénient d’obliger le déposant à divulguer son invention. Une fois la demande de brevet publiée, l’invention devient alors aisément reproductible, augmentant les risques de contrefaçon, mais aussi de concurrence parfaitement légale, dans les pays non couverts par le brevet, et en toute hypothèse lorsque la protection du brevet expire.

A l’inverse, le secret est un mode de protection potentiellement illimité dans le temps. Cet avantage doit cependant être relativisé : si le secret est rendu public, que ce soit par négligence ou du fait d’un acte de malveillance, toute protection est perdue. Par conséquent, avant de choisir de conserver secrète son invention brevetable, il convient de mesurer sa capacité effective à conserver le secret au regard de différents facteurs, et notamment le nombre de personnes y ayant accès, ou la possibilité de fractionner le secret en plusieurs étapes rendant sa reconstitution difficile.

Au plan économique, si la protection par le brevet représente un coût significatif, notamment lorsqu’une protection mondiale est choisie, elle représente aussi une source de revenus potentiels. A l’inverse, si la protection par le secret est a priori gratuite, elle peut néanmoins représenter des frais, notamment pour la mise en place de mesures de protection du secret. En outre, si une invention protégée par le secret peut également donner lieu à des contrats de licence (il existe bien des contrats de licence de savoir-faire), leur existence multiplient les risques de divulgation du secret.

Dans une approche patrimoniale de l’entreprise, le brevet est beaucoup mieux valorisé que le secret, notamment par les investisseurs. Le brevet reste ainsi la voie royale des protections. Il est une arme bien plus efficace contre la concurrence.

En conclusion, le secret doit être réservé aux innovations qui peuvent rester secrètes, et dont la brevetabilité est douteuse. Dans les autres cas, le brevet est recommandé.

La boîte à outils présente un tableau synthétique sur cette problématique[3].

3. preserver ses choix stratégiques en optimisant la protection de ses innovations

La mise en place d’une stratégie de la propriété intellectuelle suppose l’existence d’options stratégiques entre lesquelles il doit être fait un choix éclairé.

Encore faut-il que de telles options existent : à titre d’exemples, le dépôt d’un brevet n’est plus envisageable après une publication intempestive, la négligence ou l’indiscrétion condamnent irrémédiablement les méthodes et savoirs-faire, aucune capitalisation n’est possible sur un logiciel que l’on a financé mais dont on a omis d’acquérir les droits d’auteur, une action à l’encontre d’un concurrent indélicat est vouée à l’échec si on ne s’est pas ménagé la preuve de l’antériorité de sa création.

La préservation des choix stratégiques passe donc par une optimisation de la protection de ses innovations par application d’une démarche systématique, et notamment :

• Par des dépôts probatoires[4] ;
• Par un marquage ou l’adoption d’une charte graphique[5];
• Par la mise en place de pièges ou de mesures techniques de protection[6] ;
• Par une bonne gestion de ses relations contractuelles[7] ;
• Par des mesures de confidentialité internes.[8] ;
• Par le dépôt de signes distinctifs tels marques[9], dessins et modèles[10] ou noms de domaine [11] ;
• Par la mise en place d’une traçabilité de sa propriété intellectuelle[12].

La boite à outil associée au présent guide présente les bonnes pratiques en matière de protection des innovations sous forme d’une démarche « Protéger ses innovations en 10 étapes », ainsi que les outils associés à ces différentes étapes[13].

4. mettre en place une gestion stratégique de son portefeuille

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui s’inscrit souvent dans le long terme, la stratégie doit pouvoir être réévaluée périodiquement afin de vérifier son adéquation aux évolutions.

La gestion d’un portefeuille de titres de propriété industrielle doit ainsi être appréhendée de manière dynamique et conduire à s’interroger sur l’utilité de maintenir et/ou renouveler chaque titre de propriété.

Plusieurs paramètres sont pris en compte dans une réflexion stratégique et en particulier :

• le comparatif des coûts d’entretien des titres et des profits d’exploitation : les coûts d’entretien des brevets par exemple s’alourdissent avec le temps : une gestion purement financière de son portefeuille peut conduire à abandonner les brevets qui coûtent plus qu’ils ne rapportent ; elle peut aussi conduire à rechercher des solutions alternatives, telle la cession du brevet à un tiers (notamment à un licencié), à titre onéreux, voire gratuit.
• les perspectives de développement du marché sur chaque territoire couvert ; il importe d’avoir une vision réaliste du marché et de ses évolutions afin de vérifier si la couverture géographique initiale reste adéquate ou si des évolutions doivent lui être apportées (sachant qu’en matière de brevet, il n’est pas possible de procéder à des extensions ou nouveaux dépôts après l’expiration du délai de priorité). Il peut en effet être pertinent d’abandonner une protection coûteuse sur un territoire où les perspectives d’exploitation ou de valorisation apparaissent nulles, ou au contraire d’étendre sa protection à de nouveaux territoires ;
• les perspectives de valorisation de l’innovation : à défaut d’exploitation directe de son innovation, il convient avant de prendre une décision d’en étudier les possibilités de valorisation, le cas échéant en se rapprochant de structures spécialisées en ce domaine ;
• l’exécution des contrats : un suivi tout particulier doit être apporté aux contrats de licence, qu’il s’agisse de licences rémunérées ou gratuites, exclusives ou non exclusive, ainsi qu’aux contrats de co-propriété, et ce afin de s’assurer, d’une part, que ses propres obligations sont bien remplies, d’autre part que l’on n’est pas lésé par son co-contractant. Il es recommandé à cet égard de tenir un tableau de bord de suivi des contrats[14] ;
• l’état de la concurrence : un brevet même inexploité est un barrage concurrentiel ; une veille technologique permanente permet d’obtenir de précieuses informations sur l’état de la concurrence et de définir ou d’affiner sa stratégie en conséquence ;

La bonne gestion de la propriété intellectuelle passe encore par la définition des priorités : toutes les innovations, tous les brevets, ne sont pas d’égale importance pour leur titulaire, certains pouvant revêtir un caractère stratégique, d’autres accessoire ; il est parfois nécessaire d’arbitrer en terme d’investissement financier et/ou humain entre plusieurs innovations ; il importe que ces choix ne soient pas le résultat d’aléas ou de contraintes non maîtrisées, mais procèdent d’une démarche volontaire et d’une stratégie cohérente.

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une vision précise de ses priorités et de ses objectifs en terme économique, scientifique, patrimonial, juridique ou de communication, et de mener au regard de ces priorités et objectifs une gestion globale et cohérente de sa propriété intellectuelle.